商标规制商标恶意抢注规范的体系化解读

一、 问题的提起

相比于使用主义注册主义具备独特的制度优势其中较为突出之处就在于注册主义具备促进商誉凝结于商标的功能即通过权利的安定化以及在使用前可以获得稳定效力更好地服务于现代商业流通秩序的建立。在商标的选择阶段商标权人需要对消费者的癖好进行调查而在商品投放市场后又需要通过广告等投入大量资金。如果以使用作为注册商标权利生成要件的话假设已经进行投资的商标事实上已由他人在先使用的话将无法获得周延保护从而使先期投入的资金付之东流。而根据注册主义即使尚未投入使用也可以获得商标注册使得商标权人可以安心进行商标商誉凝结上的投资实现法律保护商业标识的功能。

不可否认注册主义在发挥上述制度优势的同时也存在着诸多弊端其中较为突出的就是市场主体试图以注册方式获利。尽管没有实际使用意图却以向他人出售为目的进行商标注册申请以妨害他人的经营活动为目的的商标注册申请或是利用他人的知名度而抢注商标注册申请等。这样的行为不仅妨碍他人正当的经营活动限制第三人选择商标的范围还会加重商标行政管理机关的负担造成审查延迟进而造成商标制度所欲实现的功能不能正常发挥并损害公众对于商标制度的信赖。

从我国商标制度的历史沿革看我国商标史上第一部商标法规《商标注册试办章程》 1904年 借鉴1899年日本商标法的模式采取了注册主义制度。但是对当时采取使用主义模式的以英国为代表的其他列强来说注册主义的制度模式将有利于他人恶意抢注英国已在中国使用并产生一定影响的商标。这样的制度将不利于在华英国企业的利益因此在英国等的强烈反对下 《商标注册试办章程》不得不延期适用直到1923年北洋政府制定的《商标法》颁布为止我国一直没有建立起有效的商标制度。这也从另一个侧面说明我国从建立商标制度伊始就潜藏了注册主义被恶用的隐忧。

就恶意抢注行为的定义来说在国际公约中并未直接发现有关“恶意”注册的规定。尽管可以认为国际公约中有关驰名商标抢注与代理人抢注的规定可以视为对于“恶意”抢注的规制但是对并未达到驰名程度的标识的抢注以及并不存在代理人等信义关系下的抢注则无法进行规制。尽管在《巴黎公约》中存

在对不正当竞争行为的规定第10条之二 该规定也作为一国选择拒绝或无效某一商标的“兜底性”理由第6条之五B 但同时各缔约国还受到《巴黎公约》第6条之五关于商标原样保护tellequelle clause义务的限制即在原属国正规注册的商标本联盟其他国家也应该按照原属国注册的原样接受申请和给予保护只有在该商标在申请国侵犯第三人的在先权利不具有显著性或者违反道德和公共秩序等情况下才可以拒绝注册。其中为了防止成员国通过扩大解释第6条之五B款中的事由来架空商标原样注册原则不仅在公约的条文中明确规定不能因为一个商标不符合成员国国内立法规定就认为其违反公共秩序而且在《巴黎公约指南》中进一步强调在判断一个标识是否违反道德和公共秩序的时候只能考虑该标识“个体的特点” individual merits 除此之外的因素都不应该纳入考量范围以防公序良俗条款过于膨胀而架空商标原样保护原则。 同理对于不正当竞争行为的判定标准也不应设置得过于开放性。

正因为恶意抢注所包含的行为类型繁多事先定义恶意抢注行为存在一定困难。因此也有学者从实践中既有的经验出发试图类型化恶意抢注的行为类型。具体来说从日本的实证调查来看对于抢注行为可能涉及的类型包括业务妨害型、搭便车型、无意为之型与事务管理型四种类型。当然也有学者从相关利害关系主体间利益情况将其划分为第三人申请知名商标一般以获取金钱利益等为目的 、共事与合作关系中的当事人之间的纠纷包括代理人擅自注册商标与事业合伙人失和引起的纠纷以及抢注应当被共享或开放的商标地名、某地域的人名等三种类型。从中国的实证调查来看主要集中于五种类型的纠纷形态即抢注他人在先使用的未注册知名商标、有信义关系的当事人之间的抢注、商标囤积性质的注册、与他人在先权利相关的抢注、对公共资源的抢注。从实证研究的结果来看与他人在先权利相关的抢注所产生的司法纠纷数量最多。这也就是中国《商标法》第32条前段中“在先权利”的问题成为中国商标法上重要命题的原因。此外尽管是关于域名注册的规范 《统一域名争议解决政策》 UDRP第4条b款中所列举的恶意的四种类型即转让目的、阻碍目的、破坏目的、混淆目的对于清晰说明恶意抢注所涉及的纷争类型和利益关系也大有裨益。

对于恶意抢注的含义问题也有学者指出在注册主义下 “恶意抢注”概念仅是判断的结果而不是阻却他人注册与否判断的出发点应以商标制度的功

能和所保护之法益为基础进行制度设计与运用。本文也十分赞同这种功能主义的解释方法并认为不应事先为“恶意”与否设定判断标准如明知应知标准而应该结合弥补注册主义弊端的各项制度设计具体考察某一注册行为是否应予注册。从这个角度下文将通过建立一个“弥补注册主义弊端的制度框架” 从而体系化地将零星分布于商标法中的规范进行整理以期妥当地适用商标法下各种规范工具应对恶意抢注行为。

二、注册主义模式下对具体信用的保护

在重视注册主义功能并采用了这一制度的基础上并不意味着未注册商标并不具有任何效力。在注册主义模式下对于未注册商标效力的理解应在不减损注册主义功能的基础上探寻其效力范围。

未注册商标是通过使用获得具体信用从法律保护商业标识的宗旨来看注册主义的终极目标也是促进具体信用的形成因此二者不存在冲突。但是在具体制度设计上由于与通过注册获得全国统一效力的注册商标制度不同未注册商标应通过所产生的具体信用的不同而设定不同效力范围因此在未注册商标不同具体信用区间上可能会产生对于在后注册商标不同的处理态度。

在处理申请日前就已形成具体信用的未注册商标与在后商标注册与使用的关系上应依据三个原则处理相关问题其一是阻却在后商标注册时应维护注册主义的制度优势只有在先未注册商标达到一定影响的前提下才能承认这一效力其二是排除在后注册商标使用时应重视具体信用的形成只有当具体信用的存在导致混淆状态时才能承认排他权的行使其三是坚持未注册商标效力法定主义原则只有在存在明确请求权基础时才可以主张其效力不应针对未注册商标在效力上设置开放性解释以防抵消注册主义的制度功能。具体到中国商标法上的相应规范包括第13条第2款“未注册驰名商标阻却他人抢注”与第32条后段“他人已经使用并有一定影响的商标” 。因此在下文有关注册主义下具体信用的保护部分将就上述两个条款进行论述。

一未注册驰名商标阻却他人抢注

《商标法》第13条第2款规定了未注册驰名商标的存在得阻却他人抢注的规定。从其要件来看要求未注册商标达到“驰名”程度。对于注册商标来说即使在某一地域范围内未通过使用而形成具体信用也会因为注册主义而享有

在该地域范围内的排他效力。尽管这与商标保护宗旨相悖但这是注册主义制度使然具有其合理性。然而对于未注册商标来说由于不享受注册主义的庇护因此在其未通过使用形成具体信用的地域范围就不应享受排他效力故而未注册驰名商标若需达到与注册商标相同的效力范围应该至少在全中国境内达到相关公众熟知的程度。从司法实践来看对于“驰名”的判断也是十分严格的从而印证了上述判断。

作为阻却他人注册的事由在未注册商标达到驰名状态下可以行使该权利。对于已经通过使用并达到驰名程度的未注册商标来说市场上已经积累了具体信用甚至在商标不相近似的范围内也存在混淆的可能性。从原理上看在造成混淆的情况下如果仅仅是因为形式上的不相似而放任混淆状态的话将有悖于商标法排除混淆状态进而激励具体信用凝结的宗旨。具体来说即使在两商标并未达到令相关公众误认并拿错的近似程度但是由于未注册商标的驰名性使得相关公众产生包括广义混淆在内的混淆可能性时也应该扩大性地承认阻却效果。

关于第13条第2款未注册驰名商标阻却他人注册效力的另一个问题是如何适用《商标法》第45条第1款上“驰名商标所有人对他人恶意注册行使无效宣告的期限不受法定5年的限制”的规定。对此有观点认为应该对“恶意”作扩大化解释只要符合第13条第2款中未注册驰名商标的阻却要件的就应该认定是“恶意” 因此实质上否定对未注册驰名商标上的除斥期间规定。最高人民法院在2017年颁布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》

以下简称《授权确权规定》 第25条中指出 引证商标知名度高、诉争商标申请人没有正当理由的人民法院可以推定其注册构成“恶意注册” 。其对于“恶意”的证明降低了门槛采取了推定的形式。而“复旦阳光”案的判决即采取此种推定并指出 “赛神炉机械厂在引证商标已被相关公众广为知晓的情况下应推定其明知引证商标的存在但其仍使用复旦作为其商标的显著识别部分不能排除其主观上具有搭便车的故意” 。此外当标识本身属于弱标识的情况下可能排除“恶意”的认定。在“苹果”案中就强调了争议商标是对于对苹果这一客观常见事物的一般表达属于弱标识 因此不存在“恶意” 。

在“威仕达玉兰”案中最高人民法院主张不能仅仅考虑商标是否已经达到驰名的程度即只要是驰名商标就推定申请注册人具有恶意而应该根据案件具体情节从主观意图、客观表现等方面综合判断。但是在具体认定上该案适用上只强调了为同业的事实进而认定攀附的恶意。因此最高人民法院提出的抽象判旨中对于综合判断法的适用门槛可能也并不高。在“锦竹”案中也强调了同处四川省的事实即已经能够表明摹仿、攀附引证商标的故意。

在下级法院的司法实践中曾存在强调主观恶意是指注册时的状态而不考虑注册后受让行为等。 “梦特娇”案的判决就强调申请注册争议商标时存在主观恶意并认为除斥期间的规定明确针对的是注册行为不应包括商标的恶意受让行为该案对争议商标受让人是否存在恶意没有评判的必要。但是在上述“锦竹”案的判旨中则指出从争议商标的转让情况以及不同时期权利人的行为来看可以证明争议商标申请注册之时即非善意。

二他人已经使用并有一定影响的商标

《商标法》第32条后段规定在效果上体现为异议事由第33条和相对无效事由第45条 因此第32条后段也可以作为阻却他人注册的请求权基础。从要件上看第13条第2款使用的是“驰名”“混淆” 而第32条后段是“有一定影响”“不正当手段” 在要件构成上明显不同。其中对于“有一定影响” 如果仅仅因为在某一地域知名而不是较大区域或全国知名就可以阻却他人商标注册的话对商标注册人来说由于无法对狭小地域内标识是否存在使用实情进行调查且未注册标识不存在公示公告因此可能大为阻碍他人选择营业标识的自由。当然该条后段增加了“不正当手段”这一要件但是对“不正当手段”的判断寓于商标注册人的主观情势。对于在“一定影响”范围下的一定区域内使用的在先未注册标识只要在后的商标注册人存在主观恶意具体来说包括知道或应当知道这一在先未注册标识的存在等就应该阻却其在后注册。但是司法解释的制定者尽管认为对于有“一定影响”的认定标准可以视案情而定总体上不宜标准过高但也提出了不能仅凭注册人事先知晓被抢注商标就当然认定其具有一定影响。对未在一定区域具有一定影响的未注册商标即使他人具有不正当手段也不应排除他人在后商标注册。也就是说不正当手段要件是一个裁量性的工具当达到一定影响时就可以推定在后商标申请人具有不正当

手段而未达到一定影响时即使未注册商标使用人证明了他人注册手段的不正当性也不能达到阻却的规范效果。这种推定的解释方法在《授权确权规定》第23条中予以规定如果在先使用商标已经有一定影响而商标申请人明知或者应知该商标 即可推定其构成“以不正当手段抢先注册” 。

这时就需要进一步考察“一定影响”到底是指在多大范围内需要具备的要素。 由于第13条第2款已经规定了“驰名”未注册商标具有阻却他人注册的效果为了不使第32条仅仅成为确认性规范而是具有排除性效果那么“一定影响”的范围必然是小于“驰名”所指的全国范围的。就其下限来说如果认为仅仅在某一狭小地域范围的影响就足以构成“一定影响”的话对于注册商标申请人来说很难认识到这一商标使用的存在因此也不应该阻碍他人的商标注册行为。对于已经注册的商标通过异议或无效程序撤销的话商标注册人取得注册商标并努力在商标上凝结具体信用的激励也付之东流与注册主义的宗旨相违背。因此应对“一定影响”划定一个恰当的范围特别是对于我国这样幅员辽阔的国家如何划定“一定影响”的范围是比较棘手的问题。司法实践中 “北京鸭王”案判决曾认为作为商号和商标在先使用的“北京鸭王”虽然仅在北京营业影响主要及于北京未达到驰名程度但也属于“具有一定影响的商标” 有权阻止上海全聚德申请注册“上海鸭王”商标。也就是说至少是在北京这样的核心商业中心城市以上具有影响力的未注册商标才可以阻却他人注册。如果具体明确的话本文提出第32条后段的阻却效果至少应该在地域范围上达到在相邻数省或较重要的经济圈内具有广泛知晓的程度。这样的话 《商标法》第32条后段和第59条第3款中均出现的“有一定影响” 在体系化解读的角度看应该具有不同含义即阻却他人注册的“一定影响”需要达到相邻数省或较重要经济圈的程度而先使用抗辩中的“一定影响”具有鲜明的地域性特征作为阻却商标注册事由的先使用商标应该比在先使用抗辩中的先使用商标在影响程度和范围上要强。

由于《商标法》第32条后段没有就商品类别进行限制也没有规定他人将与其近似的商标申请注册时是否需要混淆要件。从第32条后段与第13条第2款的关系来看 由于第13条第2款对于未注册驰名商标并未赋予在跨类别上的排他权行使与阻却他人注册效果因此对于周知程度低于“驰名”的未注册商

标理应不能赋予跨类保护的效力。对于第32条后段是否要求近似性或混淆可能性的问题应该考虑与第13条第2款的关系。在“驰名”下要求混淆的目的在于对于形式上并不近似的商标可以根据广义混淆可能性的理论排除他人使用或阻却他人注册因此扩大了未注册驰名商标的积极效力范围。而对于相关公众间认知程度低于“驰名”的“有一定影响”的未注册商标其近似性判断应以抽象性判断为基础即将附有两个标识的商品放置在一起如果相关公众在并未施加极强注意力的情况下会由于误认而选错所欲购买商品的话就应该认为满足相似性要件。

三、注册主义模式下诚信原则的具体化

2013年修改的《商标法》第7条第1款规定 申请注册和使用商标应当遵循诚实信用原则。藉本次商标法修改表明了立法机关对于商标注册与使用过程中种种不诚信行为的重视但这一规范是否意味着以诚信为核心的商标注册与使用体系业已在我国商标立法中搭建起来如果回答是肯定性的话接下来的任务是如何依据诚信原则本身的规定让其在必要的场合出现成为判断、评价商标注册与使用行为是否具有效力的根据如何在商标法原理中的注册与使用两大永恒命题间探寻诚信原则的地位如何将除第7条第1款之外的可能涉及需要借由诚信原则取得正当性的相关规范进行体系化的适用。

从历史沿革上看在1982年商标法中并不存在针对注册与使用过程中非诚信行为的规范恶意注册行为最先进入立法的视野是在1993年修订的商标法中在第27条中将第8条有关注册商标的实质性条件以及具有兜底性质的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”列为绝对理由。其中对于“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的解释在修正案草案的说明中指出目前在注册商标管理工作中碰到的一个问题是某些人弄虚作假骗取商标注册还有的人以不正当手段将他人长期使用并具有一定信誉的商标抢先注册谋取非法利益。现行商标法对这种欺骗性注册的问题缺乏相应的规定。 针对这一情况 参照一些国家的做法草案在现行商标法中增加一款用欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的 由商标局撤销该注册商标。

与1993年商标法配套的《商标法实施细则》第25条对《商标法》第27条第1款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为作出了解释包括

一虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的 二违反诚实信用原则以复制、模仿、翻译等方式将他人已为公众熟知的商标进行注册的 三未经授权代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的 四侵犯他人合法的在先权利进行注册的 五以其他不正当手段取得注册的。

上述五个条款分别转化为了现行商标法上独立条文。其中第一和第五项对应于现行《商标法》第44条第1款第二项对应于现行《商标法》第13条第2款第三项对应于现行《商标法》第15条第1款第四项对应于现行《商标法》第32条前段。 由于中国《商标法》第13条第2款有关驰名商标阻却他人注册的规定仅限于在中国使用并达到驰名程度的商标因此对第13条第2款规定应该从注册主义下具体信用的保护角度予以把握。此外司法实践中也经常扩大适用《商标法》第10条第1款第八项中有关“其他不良影响”的规定将其作为具有排除他人非诚信的注册行为的一般条款予以适用。

一其他不良影响

《商标法》第10条第1款第八项规定作为禁止注册的绝对事由在异议和无效程序中任何主体都可以依据该项规定提出申请且不受5年除斥期间的限制同时该项规定也属于商标行政机关审查程序中需要重点考察的条款。对于该项规定的适用范围特别是“其他不良影响”的解释在实践中就两个问题存在极大的争议。其一是该项“不良影响”指的是标识或其构成要素本身存在不良影响还是应当考虑标识注册为商标后使用注册商标时可能产生的不良影响其二是对损害特定民事权益的是否适用该项规定。

对于第一个问题在“微信商标”案一审判决中并未单纯地考察标识本身构成要素是否具有任何不良影响而是考察了标识在相对应服务上使用后所产生的不良影响。该案中 “微信”商标在注册日之前腾讯公司并未使消费者形成其与产品间的稳固“联系” 但是在“微信”商标申请注册到初步审定公开之间的时间段腾讯公司通过短时期内的大量宣传广告行为使得“微信”商标与腾讯公司提供的即时通讯服务建立了稳固的一一对应关系导致庞大的微信用户群体已经形成了稳定认知。如果支持腾讯公司之外的第三人对“微信”享有注册商标权的话改变这种稳定认知可能造成较大的社会成本鉴于此选择保护不特定

多数公众的现实利益具有更大的合理性。因此这种利益属于社会公益应予适用“其他不良影响”条款驳回注册。该案在学界引起了广泛争议特别是有学者指出“不良影响”应仅仅限于标识或其构成要素本身与标识的使用行为无关。而以社会公众普遍将“微信”与腾讯相联系是“社会公众的稳定认知利益” 但“稳定认知利益”并不是商标法体系承认的公共利益不应适用“不良影响”条款。对此在“微信商标”案二审判决中仍旧回归于就标识本身或者其构成要素而言认定是否存在“其他不良影响” 。这种认定方式在《授权确权规定》第5条第1款中也给予了确认即商标标识或者其构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极和负面影响。

对于第二个问题有学者通过对司法实践的整理类型化了扩大适用“其他不良影响”条款的案例。具体包括对明显侵害他人在先权益而申请注册的、已经死亡的人或者古人的姓名或者称号申请注册、商品化权或形象公开权、大量申请注册他人有一定知名度的商标的和将公有领域的符号资源申请注册为商标的。其中对明显侵害他人在先权益而申请注册的 由于《商标法》第32条中的在先权利条款并不属于审查环节商标局可以适用的驳回事由因此对于明显可能侵犯他人在先权利的情形不必对这种明显侵权的注册行为等到诉争商标被初步审定公告或者核准注册公告后再由在先权益的所有人或者利害关系人提出异议或者无效而是通过“不良影响”条款的适用起到在审查环节驳回恶意注册的作用。对于已经死亡的人或者古人的姓名或者称号申请注册的情形 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第5条第2款已经作出规定即将政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名等申请注册为商标属于“其他不良影响” 。

二代理人等抢注行为

从立法沿革来看我国有关代理人等抢注的规范是在逐渐扩大其适用范围的。在与1993年商标法配套的《商标法实施细则》第25条中该规范限于“代理人” 。2001年《商标法》则在第15条中将其扩展为“代理人或者代表人” 而不仅仅限于所谓的商标申请注册中介性质的代理人。在2013年《商标法》第15条中在原第1款之外增加了第2款规定即就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似申请人与该他人具有前款规定以